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国際出願手続

1 PCT, Patent Cooperation Treatyの概要
(1) PCTは、発明の保護のための出願、先行技術調査及び審査に関する合理化・協力とこれらに関する技術情報の普及について定めた条約である。PCTはパリ条約にとって代わるものではなく、パリ条約の利点を生かしながら、さらに便利に外国出願ができるようにしたものであって、国際特許といった権利を与えるものではない。つまり、権利付与の決定は、あくまで権利の取得を希望する各国の特許庁(指定官庁)によってなされる。
(2) PCTは、発明の保護のための出願、先行技術調査及び審査に関する合理化・協力とこれらに関する技術情報の普及について定めた条約である。PCTは、出願人と各国特許庁の双方利益の観点から、従来からの外国出願の方法を合理化し、より有効でかつ経済的なものにすることにねらいがあり、このために、次のような仕組みを導入している。
 (a)出願人は、1つの特許庁(受理官庁:日本国民等の場合は日本国特許庁)に対して、1つの言語(日本人の場合は日本語又は英語)で作成した1つの出願(国際出願)を行うことにより、出願人が願書において保護を求めるPCT加盟国(指定国)のいずれの国に対しても正規の国内出願の効果を得ることができる。
 (b)1つの特許庁(受理官庁)が国際出願の方式審査を行うことによって、全ての指定国で有効な国際出願日を与える。
 (c)国際出願は、管轄の国際調査機関により特許文献を中心としたいわゆる「PCT最小限資料」を対象にした先行技術調査に付され、先行技術が掲載された国際調査報告は出願人に通知される。
 (d)国際出願の内容は、国際調査報告書とともに統一的に国際公開される。同時に、これらは各指定官庁にも送付される。
 (e)出願人は、各指定官庁に対して必要な手続をする前に、管轄の国際予備審査機関に対して、国際出願について新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有するかどうかについて国際予備審査を請求することができる。この請求は出願人が任意に選択でき、その結果は出願人及び出願人が指定国の中から選んだ国(選択国)の特許庁(選択官庁)に通知される。

ここまでが「国際段階」であって、この後各指定国においてなされる特許付与のための手続きからは「国内段階」となる。PCTの主たる優位性は、この「国内段階」の開始を最初の優先日から20ヵ月後、又は国際予備審査を優先日から19ヵ月以内に請求し、締約国を選択した場合には、その選択国に対しては最初の出願日から30ヵ月後まで遅らせることができ、この間に出願人は、特許取得の必要性や特許取得すべき国について十分に検討することができる。
2 PCT国際出願の手続の概要
(1)国際出願
日本国民等は、管轄の受理官庁である日本特許庁JPO又は世界知的所有権機関WIPOの国際事務局IBに対して、日本語又は英語で国際出願をすることができる。また、先の国内出願に基づいて優先権主張を伴う国際出願をすること、国際出願に基づいて優先権主張を伴う他の出願をすることは可能である。
この際、願書には国際出願に基づいて発明の保護を求める国の指定(指定国)をうが、この場合国内特許だけでなく、ヨーロッパ特許のような広域特許を求めることも可能である。また、特定した指定国以外の全ての国について「予告的な指定」を国際出願時にすることができ、これらの国に対する指定手数料の支払いをしなくとも、出願後に権利化の必要な国が明確になった場合、優先日から15ヵ月以内に受理官庁に対して予告的な指定を確認する手続きと手数料を支払うことにより、実質的に出願後に指定を行うことができる。
現在のところJPOに対するPCTに関する書類の提出は、オンライン端末を利用した電子出願としては提出できないが、ファクシミリ装置を利用して提出することは可能である。(指定官庁としてのJPOに対する手続きは除く)
(2)国際出願による効果
認定された国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなされ、その国の国内出願と同様の法律的効果を持つ。
(3) 統一された様式等
国際出願は、PCTが定めた方式要件によって作成されなけばならない。従って、各指定国は、それらの方式要件と異なる要件や追加的要件を求めることはできないこととなっている。JPOに国際出願を行う場合の願書様式(印刷)は、受理官庁(JPO国際出願室)や地方通産局技術振興課にて無料で入手できる。また、出願人本人がワープロ等のコンピュータ印字により作成した願書様式を用いることはできるが、この場合、予め当庁国際出願室において様式を確認してから使用されたい。
(4) 国際出願の費用
国際出願時には、所定の手数料を1つの通貨(日本円)により1つの受理官庁(JPO)に支払う。手数料の内訳は、受理官庁の受付・方式審査等の業務のための手数料、国際事務局による国際公開や通知業務のための手数料、国際調査機関の調査業務のための手数料等からなる。国際段階を経て各指定国の国内段階に入る際にも各国内の手数料が必要となるが、PCTを利用すれば、主要国においては国内手数料の軽減措置がとられている。また、国内手数料の支出願時ではなく、相当の期間後に支払いが可能であるため、従来のパリ条約に基づく国際出願の方法に比べて有利である。
「PCTは通信産業分野において非常に評判がよい。その理由は、出願プログラムが広範で、パリルートによる優先期間内にはわからないが、優先日から30ヶ月までには判明することが多い発明の重要度によって、コストが調整できるためである」(F. Johansson =下道晶久訳「標準関連発明の保護とPCTの利用」AIPPI 46-1(2001)43)。
(5)国際調査
国際出願は全て国際調査という先行技術調査に付される。国際調査機関は、日本を含めて現在9ヶ国の特許庁が担当しているが、日本国民等が国際出願した場合、日本語出願はJPO、英語出願は欧州特許庁EPOが管轄の国際調査機関となっている。この調査結果は、国際調査報告書ISRとして出願人に送付される。出願人は、この報告書に引用された先行技術文献に基づいて出願発明の特許取得可能性を評価することができる。特許性を否定するような文献があれば、請求の範囲claimを補正することができ、あるいは出願を取下げて国際公開を回避することもできる。特許性を否定する文献がない場合は、その後の手続きを進めることになり、特許付与の無効性も少なく、投資やライセンスを行う上で有益である。
「PCT出願には国際段階において補正をする機会が与えられている(PCT 19条、34条)。国際段階で行われた補正も、米国特許における禁反言適用の対象になる」(飯山和俊「Festo判決に対する実務上の対応」パテント54-4(2001)39)。
(6)国際公開
殆どの場合、国際出願の内容は、国際調査報告とともに優先日から18ヵ月を経過した時点で国際事務局によって公開される。
(7)国際予備審査報告
出願人は、国際調査報告書を受理して関連の引用文献を知るだけではなく、特許性に関して専門家(審査官)の意見を得たい場合は、国際予備審査機関に対して国際予備審査を有料で請求することができる。
国際予備審査機関は、日本を含めて現在8ヶ国の特許庁が担当している。当該機関は、請求の範囲に記載された発明が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有するかどうかについて国際的に受け入れられている基準に従って判断する。
この判断は、その根拠となる説明とともに国際予備審査報告書(IPERとして出願人に送付される。出願人にとって、各指定国への手続きを進めるに当たり、この報告書の客観的で権威のある判断は強力な根拠となり得る。
(8)各国内官庁に対する手続きの繰り延べ(猶予)
国際出願がされると、指定国に対する全ての手続きは、優先日から20ヵ月の末まで、又は国際予備審査が優先日から19ヵ月の満了前に請求され、締約国が選択された場合、その選択国に対しては優先日から30ヵ月の末まで猶予される。
これは、パリ条約に基づく制度に比べてみても8ヵ月から18ヵ月の猶予が更に与えられることになるので、この猶予期間中に、国際調査報告や国際予備審査報告に基づいて、どのような権利範囲で特許取得が可能なのか、商品開発や市場戦略からみた場合、権利化がどの国で必要なのか等について、全般的に評価・検討することができる。
そして、評価・検討の結果、出願手続きを更に進める場合には、各指定国に国内手数料を支払い、出願の翻訳文の提出など当該国が必要とする手続きを行うことになる。逆に権利取得の必要性がなければ、指定国に対する手続きを行わなければよいが、この場合PCTを利用していれば、本来支払うべき国内手数料や翻訳費等の節約が可能となり、出願人にとっては有益である。
日本が加盟する商標の国際的な条約等
  商標権を含めた知的所有権は、無体物をその権利の保護客体としているので、国際間の取引の進展とともに、一国の領域内だけの権利保護だけでは十分ではなくなってきています。そこで、知的所有権を国際的に保護するための国際的な取極がいくつか設けられています。
 我が国は、商標の登録、出願手続等に関する国際的条約のうち、工業所有権の保護に関するパリ条約(1883年成立)、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定(1957年成立)、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定・付属書一C知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定・1994年成立)、商標法条約(1994年成立)に加入しており、マドリッド協定議定書への加入も予定しています。 
 
パリ条約
本条約は、工業所有権の国際的保護の基本的枠組をなす条約です。この条約は、基本原則として、内国民待遇の原則(同条約の同盟国民は、他の同盟国において、その内国民と同一の条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受けるという原則)、及び優先権制度(工業所有権の出願について、同盟のある一国にした出願に基づいて、それと同一内容の出願を一定期間(商標は6ヶ月)内に、他の同盟国に優先権を主張して出願すると、当該他の同盟国における他人の出願との先後の関係等については、第一国出願の時にされたと同じ取扱いを受けるという制度)を掲げています。
また、その他に、商標に関しては、不使用に対する措置、各国商標保護の独立、周知商標の保護、国の紋章等の保護、商標の譲渡、外国登録商標、サービスマークの保護、代理人等による登録・使用の規制、商品の性質の無制約、団体商標の保護、不法付着の取締、博覧会出品の仮保護等多く保護・取締のための規定が設けられています。
 我が国は、1899年(明治32年)に加入しています。
ニース協定
商標の登録のためには、商品及び役務(サービス)の分類が必要となります。この分類は、各国統一している方が便利です。この協定は、国際的に統一した分類の採用について規定したものです。我が国は、1990年(平成2年)に加入しています。
TRIPs協定
   本協定は、商標権を含めた知的所有権全般の保護を促進するとともに、知的所有権を行使するための措置及び手続が貿易の障害とならないことを確保するための協定です。
 主な内容としては、(ア) 内国民待遇だけでなく最恵国待遇(他国民に与えた利益はその他の国民にも均霑する)を知的所有権の分野でも行うこと、(イ) 商標権を含む多様な知的所有権の保護水準を強化すること、(ウ) 知的所有権の侵害に対する水際及び国内における取締のための手続規定を設けること等です。
 本協定が我が国について効力を生ずることとなったのは、1995年(平成7年)1月1日です。 
商標法条約
   本条約は、利用者の利便性の向上(ユーザーフレンドリー)の観点から、各国の商標登録制度の手続面の簡素化及び調和を図ることを目的とした条約です。
 主な内容としては、一出願多区分制の採用、多件一通方式の採用、願書・各種申請書の記載事項及び各種証明書提出の簡素化、更新時の実体審査及び登録商標の使用チェックの禁止、意見を述べる機会を与えない手続の却下の禁止、手続補完による出願日の認定制度の採用等です。本条約が我が国について効力を生ずることとなったのは、1997年(平成9年)4月1日です。 
マドリッド協定議定書
マドリッド協定議定書は、1891年4月にパリ条約の特別取極として制定された「標章の国際登録に関するマドリッド協定」について、同協定に基づいて運営される商標の国際登録制度の参加国を増加させる等  の目的で、審査主義国(我が国、英国、米国等)にも配慮した規定とした上で1989年6月に採択されました。
1995年12月に発効し、翌1996年4月から制度運営が開始されています。平成11年1月現在で英、独、仏等の主要国を含む38カ国が加盟しており、今後、更に増加していくことが予想されます。
本制度の骨子は、締約国の一国(以下「本国」)に登録又は出願されている商標を基礎に保護を求める締約国(以下「指定国」)を明示してWIPO国際事務局に国際出願し、同事務局が維持管理する国際登録簿にその商標が国際登録されると、その指定国の官庁が12ヶ月又は18ヶ月以内に拒絶理由を通報しない限り、その指定国において保護を確保することができるというものです。
そこで、我が国としても、企業の国際展開に不可欠な商標権の簡易・迅速かつ安価な取得を可能とするため、マドリッド協定議定書へ加入することとし、そのために必要な商標法改正案を第145回通常国会に提出しています。

プロパテント政策の進展
 「21世紀の知的財産権を考える懇談会」報告書(平成9年4月)において知的財産権制度の強化に向けた「強い保護」「広い保護」等を内容とする8つの提言。
 我が国ではそれ以後、産業界をはじめとする各方面においてプロパテント政策が序々に定着しつつあり、付加価値の高い創造型技術開発の促進に向けた基盤が整備されつつある。
(現在までの達成状況)
強 い 保 護
○ 平成9年度に工業所有権審議会損害賠償等小委員会において検討が行われ、損害賠償額
 の算定方式の見直し等を柱とする「特許法等の一部を改正する法律」(平成10年4月成 
 立)において実現。
○ 裁判所においても体制強化の観点から、東京地裁に知的財産権の専門部を平成10年4
 月に1部増設して2部とした。
○ 平成10年10月の薬(H2ブロッカー)を巡る特許権侵害訴訟で、東京地裁から過去
 最高である約30億円の損害賠償額を認容する判決が出された。

広 い 保 護
○ 平成10年2月のボールスプライン事件の最高裁判決において、特許発明の権利範囲
 を従来より広く認める「均等論」という考え方が採用された。
○ 平成9年2月の審査基準改訂によりソフトウェアを記録した媒体について特許権の対
 象とされた。

早 い 保 護
○ ペーパーレス化の対象を意匠、商標等へ拡大(平成12年1月予定)
○ 公開前審査やパソコン出願の実施(平成10年)
○2000年までに第一次審査期間を12月(FA12)とすべく審査処理を迅速化

上記のためのソフトインフラの整備
○ 最新の技術情報の宝庫である特許情報の活用のため、インターネットで4000万件の特許情報を提供する「特許電子図書館」を構築予定。(平成11年3月目途)
○特許流通市場の創設に向けた環境整備を実施。
 
米国のプロパテント政策
 1985年のヤングレポート以降、米国は知的財産権の価値を高めるべく、プロパテント政策を展開。
1980年 著作権法改正によるコンピュータ・プログラムの保護
1982年 連邦巡回控訴裁判所(CAFC)創設
1985年 ヤングレポート発表(知的財産権保護の強化を提言)
1986年 GATTウルグアイ・ラウンド・TRIPS交渉開始
1988年 包括貿易法成立(通商法スペシャル301条新設、関税法337条、特許法改正)
1988年 司法省「国際的事業活動に関する反トラスト執行ガイドライン」発表(反トラスト法緩和)
1989年 日米構造問題協議開始(SII)
1994年 GATT・TRIPS合意

以上のプロパテント政策が実施された時期と時を同じくして、以下の現象が起こっている。 米国籍発明者による米国での特許出願件数、特許登録件数の増加
米国籍発明者の特許出願件数 1985年 7万件 ⇒ 1994年 14万件
米国籍発明者の特許登録件数 1985年 4.3万件 ⇒ 1994年 6.4万件
技術貿易の黒字の拡大
技術貿易の黒字額 1985年 55億ドル ⇒ 1994年 168億ドル
 
 
第2節 制度改革の今後の課題
 これまでのプロパテント政策を強化するため、今後は権利設定及び権利活用(権利侵害の場合の救済措置等)に重点を置き、知的創造サイクルのプロセス全体のさらなる強化・加速化を図っていくことが重要。

(1)権利取得の早期化
   我が国制度の下では出願から審査請求までの期間が、欧米に比べ長期に設定(7年)
されている。
 この結果、長期にわたり権利の帰趨が未確定の出願が大量に存在することになり、企業としては、それらが権利化された場合に自社技術が抵触することを避けるため、監視負担、設計変更等の多大な負担を払わざるを得ない。これが企業の技術開発や新規ビジネスの立ち上げにとって障害となっている。
 こうした制度を改めるとともに審査・審判処理の促進を通じて、権利設定の早期化を図ることが必要。
 
(2)広く強く早い救済措置の実現
   我が国の知的財産権侵害訴訟に関しては審理期間が長く、許容される損害賠償額の認定額も低額であるため、権利者の保護が不十分であるという指摘がある。知的財産権侵害訴訟を起こすなら国内ではなく海外の裁判所を利用するとの声も存在。
 このため、知的財産権侵害に対する救済措置の拡充及び紛争処理機能の強化等が必要。
 
(3)知的創造の加速化のための環境整備
  インターネットの爆発的普及に見られるように社会全体が情報化の流れ。この潮流に知的財産権制度も適応することが必要不可欠。
  また、特許庁はこれまでも「特許庁親切運動」をはじめとする取り組みを通じて手続の簡素化等に努めてきているが、今後一層の取り組みが必要。 
  今後、知的財産権制度の強化のため、関連する諸制度の改正の必要性についても適切な配慮を払っていく必要がある。
 
(参考)知的創造サイクルの各段階におけるプロパテント政策
 
A 創造〜権利設定 (知的創作を権利化し、保護するプロセス)
従来
審査審判期間短縮に向けた総合的施策第一次審査期間を2000年までに12月に短縮(FA12)、広い保護に向けた施策

今後
審査請求期間の短縮、審判手続における公証機能の充実による口頭審理の活用、特許権存続期間の延長登録制度の見直し、手続の簡素化等
 
B 権利設定〜権利活用 (権利化された知的創作を製品化して活用するとともに侵害から救済するプロセス)
従  来
○ 損害賠償額の算定方式の見直し、具体的事情を考慮したライセンス料相当額の認容(平成10年4月特許法等改正)
○ 侵害罪の罰則強化(平成10年4月特許法等改正)

今後
侵害行為の立証の容易化(文書提出命令の拡充等)、損害の立証の容易化(計算鑑定人制度の導入)、損害額の立証の容易化、特許庁と裁判所との連携強化、判定制度の強化・拡充、刑事罰の強化、申請による早期出願公開制度の導入。
関連施策
○ 産学官連携促進施策,TLO(技術移転機関)の支援
○ 特許流通促進施策

C 権利設定〜創造 (権利の活用により十分な投資の回収を可能とし、新たな知的創造を促進するプロセス)
従来
インターネットにより特許公報や商標出願登録情報を無料で提供、国有特許実施契約ガイドラインの策定(平成10年4月)
今後
インターネットにより4000万件の特許情報を無償で提供する特許電子図書館の構築(平成11年3月目途) 

サブマリン特許
先発明者主義(先発明主義)
 出願時点とは無関係に先に発明した事を証明すればその者に特許を与える。実際に発明を完成した時点が早いという事実を尊重。アメリカの制度には非居住者には公平に適用されないという問題がある。対して先願主義は先に先願手続を行った方に特許を与える。
同日出願の場合
先願主義では各出願人の協議によりいずれの出願を残すか決する。非出願者となった出願人は共同出願人となり、自分の出願は取り下げることもある。先発明者主義では同日出願でも、発明日で特許取得となるため、両者が権利を取得できる事は無い。
非公開制度
特許したものだけを公開するシステム。よって出願はなされても、特許されるまで発明の中身を第三者は知る事が出来ない。そこで第三者は将来成立し得る特許権の内容を予測する事が出来ない。この結果、誰もが利用している当たり前の技術に対してある日突如として特許権が設定され、その技術の利用者に対して莫大な実施料が請求されるという事態が起こり得る。これがサブマリン特許である。
これに対し日本では、新技術の早期公開による産業界の活性化と重複投資の防止を目的として、出願日から1年6ヶ月経過後に公開広報に出願された発明を掲載する。
権利存続期間
 特許発行から17年間。よって、例えば出願が1954年でも、特許発行が1987年なら、特許は2004年まで有効と言う事になる。これにより特許となるまでの時間がかかっても、特許後取得後にその間に一般化していた技術の利用者に対し、突如として特許による攻撃が掛けられる。
 審理期間を遅らせる直接的な方法は無いが、代替手段がある。それは継続出願や、分割出願を繰り返す事である。それは、わざと拒絶を受けるような明細書を提出して、それを修正しながら継続出願を繰り返し、意図的に成立を遅らせるということだ。
* 日本や欧州は、特許申請時から20年が権利存続期間。
日本で特許成立を遅らせる事は可能だが、早期公開制度と、出願日起算の特許期間制限により、遅らせる事に出願人の意味が無いため問題となら無い。

サブマリン特許
 非公開制度と、権利存続期間の特徴から、非常に古い発明に関してある日突然独占権が生じ、それがその後長期間存続するというもの。古典的な技術は既に広範に利用されていることが多く、それが独占権の対象となることは技術利用者に与える影響は甚大である(松本直樹「特許権の権利期間についての日米比較」本間崇還暦 知的財産権の現代的課題(信山社1995)269)。
しかも非公開により第三者は特許権が査定されることを予測できない。従って幅広い応用力を持つ発明は、審理期間が長引けば長引くほど一層大きな「通行料toll」が徴収できるようになる。

これらの制度不備に対するアメリカの努力
特許法の修正案を議会に提出
@ 特許出願内容を出願日から18ヶ月後に公開すること
A 特許権の存続期間をわが国と同様に出願日を基準にして制限
この内容は、94年8月の日米包括協議の知的財産権交渉で米国が改正を約束していたもの。
 だが、この審理は個人発明家を中心とした法案潰しの激しいロビイング活動により、94年10月4日の米国議会の閉会とともに審議未了となり、廃案とされた。
 この後、従来特許発行から17年であった権利存続期間を出願から20年に変更。(96‘1)
しかし、出願内容公開については97年までは少なくとも未実現。

サブマリン特許が問題となった事例
・ハイアット特許
シングル・チップ・コンピューターを内容とする。
1969年11月24日 出願
↓ 一部継続出願が重ねられ
1990年7月17日 成立
・レメルソン特許
 現代のエジソンと言われる人物
 多数の特許を持つが、悪名高い特許は、画像処理に関するもの。この特許により日本の自動車会社から100億円以上の収入を獲得